以案释法 | 商标撤销案中如何进行证据准备
摘要：伴随着经济的蓬勃发展以及商标申请的优化，越来越多的企业选择申请商标来维护自己的权利，2018年上半年，我国商标累计申请量就已经达到3142.8万件，累计注册量1939.5万件，有效注册商标达1680.7万件。
可是当您获得商标证书后，是否就可以高枕无忧地享受法律的保护？
答案却是未必。例如，众所周知的腾讯企鹅图形商标，在应对上海仟果企业管理有限公司提出的三年未进行使用应当商标撤销时，腾讯公司由于无法提供足够的使用证据及完整的证据链，最终面临着商标被撤销的风险。
（附：企鹅图形商标）
当前，越来越多的企业为了维护自身权利进行了各种各样的防御性的商标注册，而大部分企业往往会忽视掉这些防御性商标的使用，亦或是没有条件来进行使用，造成大量商标的闲置。闲置商标完全丧失了区分不同商品与服务的功能，占用了有限的商标资源，将真正需要使用的人阻挡在门外。为了防止商标资源浪费，中国商标局正在着力打击非正常商标申请。在这样的政策环境下，企业该如何应对呢？
首先我们需要了解什么是商标撤销制度。商标撤销制度是指当注册商标满足某些条件时，他方可以申请商标局将注册商标做出撤销的制度。商标撤销制度不论在中国或在欧盟，均有详细的规定，并且在某些规定上还有着相似之处，第一步我们需要研究的就是中国和欧盟的撤销制度及其相同点。
中国、欧盟（EUIPO）商标撤销制度以及其有关商标使用认定规则
（一）中国商标撤销制度及其有关商标使用认定规则
1.中国商标撤销制度
《中华人民共和国商标法》第四十四条规定：“使用注册商标，有下列行为之一的，由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标：（一）自行改变注册商标的；（二）自行改变注册商标的注册人名义、地址或者其他注册事项的；（三）自行转让注册商标的；（四）连续三年停止使用的。”
商标撤销制度是指国家商标局或者商标评审委员会对违反商标法及有关规定的行为作出决定或裁定（国内大部分为连续三年不使用，即撤三制度），使原注册商标专用权归于消灭的程序。商标撤销案件近几年显著增加，有些商标撤销案件是为了正常商业活动需要，有些却是商业竞争打击对手的重要武器。
2. 中国商标撤销制度中有关商标使用的认定规则
《中华人民共和国商标法》第四十八条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”
从法律条文中可以看出，我国对于商标使用的规定为“列举式”规定，但是在实践中，对于商标使用的判断会由于案件的不同情况有着不同的理解。北京市高级人民法院在林永忠等诉中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会撤销复审行政纠纷案[(2017)京行终2467号]中指出：“在商标法意义上的使用，应是对商标进行公开、真实、合法的使用，是为了销售商品、实现商业价值，而不是为了维持商标有效的象征性使用。真实地使用商标应具有一定的使用次数和一定的使用规模。如果商标注册人或者其许可使用的人的使用行为具有一定规模，可推定其具有真实使用的意图，可以认定为符合商标法意义上的商标的真实使用。但如果并未达到一定规模的使用，则需结合其他因素对是否属于象征性的商标使用进行判断。”
（二）EUIPO商标撤销制度及其有关商标使用认定规则
1.EUIPO商标撤销制度规定
EUIPO对于商标撤销的规定：任何人发现已注册的欧盟商标未按照法律规定连续5年真实使用，均可以向内协局提交撤销该注册商标的申请，但是商标所属人能够证明有法律允许的特殊原因，可免于注销，否则商标将被依法予以注销登记；已注册的欧盟商标被任何人发现变成了通用名称或该商标的使用将误导公众的，可以向内协局申请撤销该商标；已注册欧盟商标且拥有在先商标权利人可以要求内协局宣告在后与之冲突的欧盟注册商标无效。
2.EUIPO中关于有关商标使用认定规则
欧盟商标法明确规定了权利人有使用商标的义务。欧盟商标制度分为两个层次，一个层次是适用于整个欧盟，另一个层次则是仅仅适用于某个成员国。在《欧洲共同体商标条例》中，对三种形式的使用做出了规定。首先，从使用主体方面来说，不仅商标权人使用构成商标使用，被许可人使用也可以构成商标使用；其次，注册的商标与其实际所使用的商标或多或少会有一定程度上的差异，只要不改变原有显著特征即可视为商标使用；最后，对于商标使用目的方面，欧盟规定即使只有将商品销往国外的目的的使用也可认定为商标使用。
（三）中欧商标撤销制度的共同点
由上文可以看出中欧商标撤销制度具有以下几个共同点：
1.注册商标长时间不使用可以申请撤销商标
中国商标法规定为3年未真正使用即可被撤销商标；欧盟商标法规定为5年未真实使用即可被注销商标。
2.对于商标使用的认定规则有其共同点
关于对改变形态使用商标的使用认定规则中欧有相同之处。
《欧洲共同体商标条例》规定，注册的商标与其实际所使用的商标或多或少会有一定程度上的差异，只要不改变原有显著特征即可视为商标使用。《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》中第六条：“实际使用的商标与注册商标有差异的，能否认定是对注册商标的使用？实际使用的商标未改变注册商标的显著特征的，视为对注册商标的使用；否则，不能认定是对注册商标的使用。”
此外，在使用主体方面以及使用需要是真实合法的使用方面都是相同的。
从德恒案看中国商标使用证据的司法审查标准
2018年8月14日，北京知识产权法院公开开庭审理了北京德恒律师事务所诉被告国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人山东德衡律师事务所商标权撤销复审行政纠纷一案。经法庭审查及合议庭合议，北京知识产权法院认为现有证据不足以证明复审商标在复审期间内在核定使用的“法律服务”上进行了有效的商业使用，故当庭宣判：撤销被诉决定并判令商标评审委员会重新作出决定。国家工商行政管理总局商标评审委员会、山东德衡律师事务所遂起诉，2019年1月22日，北京高院二审维持原判。
（附：争议商标）
1.案例分析
本案中北京德恒与山东德衡就商标无效，商标侵权，商标撤三等进行了激烈的拉锯战，有趣的是，北京德恒与山东德衡原属同一家律所，后分别发展，山东德衡律师事务所则同时拥有“德恒”与“德衡律师”两个商标。
在案件中，我们需要关注学习的重点在于商标撤三中山东德衡的举证。山东德衡在应对北京德恒提出的其注册商标三年内未进行使用进行了一系列举证，包括：2014年《山东省著名商标续展申请表》复印件中附有山东德衡获得荣誉情况的说明，用于补充证明诉争商标获评奖项情况。山东德衡于2012年6月针对2012年撤三案提交的答辩材料复印件，以证明山东德衡在2012年撤三案提交的所内一楼大厅照片复印件，自助平台开通的新闻打印件及所内一楼自助平台照片复印件，所内现场照片复印件及宣传彩页复印件，所内二楼第一洽谈室照片复印件以及名片、信笺纸及信封复印件等诉争商标使用证据与本案行政阶段提交的上述证据相同，上述照片拍摄于2012年6月，在复审期间内。德衡举办第二届公民宪法权利研讨会的报道及相应照片复印件，山东德衡乔迁新闻报道、执业许可证及海航万邦中心办公场所照片复印件，以证明诉争商标持续使用。
针对山东德衡提供的证据，北京高院认为其证明力不足以证明山东德衡对涉诉商标在审核期间内进行了商业使用。证据主要存在以下几点问题：其一，《山东省著名商标续展申请表》中关于获得荣誉情况的说明均是以律所名义取得，而非涉诉商标；涉诉商标取得荣誉的情况不属于指定期间内，且山东德衡拥有多个注册商标，无法认定其联系。其二，所提供的照片类证据，均无法确定其时间，无法用于认定，此外，关于用于宣传对于商标的介绍不能认定为商标使用。其三，山东德衡提交的补充证据或无法清晰显示诉争商标、或无具体形成时间，亦无法用于认定。
最终由于证据无法证明山东德衡对涉诉商标进行了有效的使用，故维持原判。
2.中国对于商标撤销证据的审查标准
通过上述案件分析，再结合《谈北京知识产权法院对于商标撤三行政案件的证据审查》，我们可以了解到中国法院对于商标撤销证据审查是非常严格的，可以分为四个方面的审查。
第一，商标使用时间的审查。
撤三制度的调查是自申请之日起往前推三年，对这三年内的商标使用情况进行证明。那么举证方面，需要对指定期间内的使用证据进行举证说明，在指定期间之外的证据即使全面也无证明效力。故在企业日常工作中，需要随时注意商标的使用情况并进行证据留存，这并非是一项突击性工作，而是需要将其转变为日常性工作，这样才能更好的应对撤三情况的发生。
例如德恒案中，由于山东德衡所提供的证据中的照片等无法确定其形成时间，故无法证明其所属指定的期间内，导致证据的证明力不足。所以在我们准备证据时，一定要注意证据需要保留可以直观的体现证据形成的时间的信息。
第二，商标标识的审查。
大多数案件中，权利人往往存在多个商标，有的是防御性商标，有的是与被提起“撤三”的商标具有关联性的商标。在实际使用过程中，商标标识也会有自身的发展过程，商标标识使用的状态与提交申请时也往往存在一定的差异。如果权利人的商标不是唯一的，那么被提起“撤三”的商标在对于商标使用的要求往往也更为严格。
（附：案例商标）
例如，阿里巴巴集团进行了多项防御性注册，阿里的商标总数，达到1万余枚，诸如淘宝网、天猫、支付宝、蚂蚁金服等众多知名品牌都在这个主体之下。阿里爸爸；ALIPAPA、阿里妈妈、阿里妈妈；ALIMAMA.COM、阿里姐姐、阿里妹妹、阿里姑姑、阿里叔叔、阿里哥哥、阿里弟弟等商标也是阿里防御商标。然而2015年6月8日，其中的“阿里妈妈”商标被不知名的个人提起注册商标三年不使用撤销申请，60天的公告期，15天的复审时效都过去了，阿里方面仍然没有反应。于是“阿里妈妈”商标被撤销的决定生效。
这就是典型的防御性商标被撤销的案例，所以对于防御性注册商标，商标权人可以选择自己使用或者许可他人使用的方式来进行使用，并留存好相应的证据，以免出现被撤销的情况。
第三，商标商品的审查。
在“撤三”案件中，当事人提交的使用证据应当是在核定的商品上的使用证据。但在实践中，也存在与核定的商品并不完全相同的情形，往往很多“撤三”案件中的商标为权利人的防御性注册，即在类似的商品上注册的商标，而这些商品往往不是企业经营范围之内的。故此类防御性注册商标在“撤三”中举证更为艰难。
例如，腾讯奇瑞QQ争夺大战纠缠了十余年，最终，北京市高级人民法院对双方的商标权诉讼进行判决，判令商标局撤销腾讯在汽车等商品的“QQ”注册商标。早在2003年，奇瑞公司就曾在第12类汽车等商品上申请注册“QQ”商标，但腾讯随后在该商标的初审公告期间提出异议。2005年5月19日，腾讯在第12类汽车等商品上申请注册“QQ”商标，2008年3月7日获准注册。2009年11月26日，奇瑞公司以上述商标注册违反了《商标法》第十三条第一款(复制模仿驰名商标)、第二十八条(类似商品上的相同近似商标)、第三十一条(损害他人在先权利)为由向商标局提出撤销争议商标的申请。这个案例涉及到在先权利问题，但同时在整个案件审理过程中也突出了对证据的审查：注册商标在其注册的商品领域是否得到了真实有效的使用。
第四，商标使用行为的审查。
现行商标法在第四十八条规定：本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。
（附：案例商标）
例如，“theory”商标撤销复审行政纠纷案是撤销三年不使用案件中涉及“象征性使用”的典型案例。本案的争议焦点为第三人宝德龙投资公司于指定期间内在诉争商标核定使用的书包、旅行包（箱）、公文包、小皮夹、伞商品上是否对诉争商标进行了真实、合法、有效的商业使用。北京知识产权法院经审理认为，第三人宝德龙投资公司提交的商标使用许可合同、广告合同及付款回单凭证、发票、出版刊物等证据未能形成完整的证据链证明宝德龙投资公司对诉争商标具有真实的使用意图，且不能证明其于指定期间内在诉争商标核定使用的书包、旅行包（箱）、公文包、小皮夹、伞商品上对诉争商标进行了真实、合法、有效的商业使用。2017年11月29日，北京知识产权法院作出判决，撤销被诉决定，并判令商标评审委员会重新作出决定。
从BIG MAC案看EUIPO商标使用证据的审查标准
2019年1月11日，EUIPO发布了一项针对麦当劳欧盟注册商标BIG MAC的五年未使用的商标撤销的一审判决。在仅仅八页的简短决定中，EUIPO提出麦当劳所提交其使用证据存在缺陷，并得出结论，证据不足以证明该商标在任何商品或服务中的真实使用。
1.案件分析
麦当劳旗下的“巨无霸”（Big Mac）在欧盟乃至世界都是知名的，除了注册“Big Mac”商标，麦当劳同时注册了“BIG MAC”以及“Grand Big Mac”等变体。此次，超级麦克（Supermac）公司声称：虽然没有产品以“巨无霸”命名，但麦当劳以超级麦克公司英文名“Supermac”与“巨无霸”英文“Big Mac”相似为由，阻止其扩大经营规模。因此，超级麦克公司对麦当劳注册的“BIG MAC”商标向EUIPO提起了五年不使用的商标撤销。
应对超级麦克公司的“进攻”，麦当劳提供了共计111页的证据，包含5个附件：由德国国内法律主管制作的在德国使用情况的宣誓书，并举例说明宣传材料和表明标记的包装；法国总法律顾问所作的在法国使用的宣誓书，并附有显示标记的宣传材料的例子；由英国注册企业的法律顾问制作的在英国使用的宣誓书，并附有宣传材料的例子；自2014年和2016年麦当劳在欧盟成员国的网站；维基百科摘录了一篇关于巨无霸历史的文章。
针对麦当劳提供的这些证据，EUIPO指出，所有的证据均无法证明麦当劳将“BIG MAC”商标用于其所售商品中，同时宣传材料等证据组合起来也无法证明麦当劳将商标用于商品中。
最终，麦当劳的“BIG MAC”注册商标被EUIPO撤销，麦当劳方面表示将会提起上诉。
2.EUIPO对于商标使用证据的审查标准
从麦当劳“BIG MAC”案中，我们可以看出EUIPO对于注册商标的撤销证据审查并非看其企业的知名度及其影响力，而是严格审查商标是否真实的用于商品中。总结出EUIPO对于商标使用证据的审查标准如下：
第一，商标使用时间的审查标准。
时间审查标准同中国一致，都是确定一段指定期间，证据需显示其属于指定期间内。不同的地方则在于，中国规定的时间期限为三年，而EUIPO规定的时间则为五年，时间线更长。
第二，商标标识的审查标准。
对于商标标识的审查，EUIPO有着比较明确的规定，若在使用中改变了争议商标的形态等，只要不改变其显著特征，即可证明权利人对争议商标进行了使用。
第三，商标使用的审查标准。
在商标是否真实使用方面，EUIPO的审查更为严格，主要审查证据能否证明争议商标在商品上进行了商业使用。如“BIG MAC”案中，由于麦当劳提供的证据无法证明其将商标用于商品中进行了商业使用，即使麦当劳提供的证据再多也不可避免“BIG MAC”商标被撤销的结果。
企业商标使用证据形成、保存和举证要点
通过“德恒商标撤销案”以及“BIG MAC”案，可以看出证据在商标撤销案件中居于重要的位置，证据证明力的大小将直接决定案件的结果。
根据上文分析的中国以及EUIPO对于证据的审查规则分析，目前商标撤销案件的审理对证据的要求非常高，基于效率优先，商标撤销案件行政文书一般也比较简单，基本先列出权利人提交的若干使用证据，再对证据作出简要评价，进而得出是否符合商标撤销规定的结论。而在实际案件办理过程中，很多权利人往往因疏忽大意造成证据不充分，证明力薄弱等问题，造成需要补充证据甚至导致失败的结果。在许多情况下，提供使用证据的需要可能会突然出现，那么为了应对可能突如其来的商标撤销申请，作为企业该如何进行证据准备呢？
1. 独立的第三方证据
什么叫第三方证据呢？即当事人以外的他人或他方所提供的证据。由于商标撤销中举证责任是分配给商标权人，故商标所有人所提供的证据大部分都是内部证据，证据的证明力相对来说较为薄弱，需要一个完整的证明链才可以进行证明。所以在商标撤销中，来自第三方的独立的证据的证明力则远远大于其他证据。例如，客户或者合作方所提供进行商标使用的证据的证明力就相对大过内部提供出来的使用证据。
2. 确保内部有其他有说服力的证据
一般情况下，企业很难提供独立的第三方证据，那么当我们提供内部证据的时候，就要更加注重证据的证明力。现在社会普遍认同其证明力的一般来说有体现商标的公司发票、提单、订单等。
3. 记录证据的日期和范围
如上文所述，证据的适时性很重要，所以我们需要保证所提供的证据是能够证明时间的。例如提供的照片证据上，最好能够显示拍摄时间；所提供的订单、提单等有明确的日期。
除了时间需要有所体现以外，证据最好也能体现其使用的范围。比如宣传册、交易记录等要详细的说明他们是在何处于何时进行分发或使用的，并且要有相关的证据去印证。
4.网络证据提供要求
提供网络证据时，我们首先需要去核实在网站能否显示是通过何种方式购买的商品或服务，并尽可能的提交支持数据，包括网站流量、客户数量、时间和地区以及通过网站订购的详细信息等。
5.提前预防提前准备
企业需要具有品牌保护意识,重视商标规范管理和使用,可以将其作为企业发展战略的一部分来看待和谋划，即提前准备，及时应对。因此就需要企业在日常工作中将关于商标使用的一些证据尽量多的进行收集留存。应对撤三申请时，由于知识产权保护的复杂性和专业化,最好还是及时聘请具有良好资质和丰富经验的知识产权律师代为处理,以免处置不当造成损失，或者导致有效证据遗漏。
6.证明力较低的证据示例
在商标撤销案件中，有些证据的提出对于商标的保护无济于事，可能会被认定为无效证据，有条件的时候需要尽量规避此类证据或加以补强。
第一，自制证据。自己或联合他人能够制作出的证据，均称为自制证据，例如销售合同、广告合同、产品包装等，而这些证据的证明力相对较低。
第二，证据中未体现商标标识或未显示商标使用时间。有效的使用证据中未体现了商标标识，且这些证据能证明不能投入商业使用。同时证据中无法显示商标使用时间。
第三，证据中使用商品、服务不能证明与商标核准使用商品、服务相同。举例：A公司经营服装行业，商标注册了25和35两个类别，当35类被撤三时，提供的使用证据为在服装上使用，那么，这个证据就不能证明35类的商标使用。
（本文为授权发布，未经许可不得转载）
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